Heitec / Heitech

Hof van Justitie 19 mei 2022 C-466/20 (HEITEC/HEITECH) ECLI:EU:C:2022:400

In dit arrest beantwoordt het Hof van Justitie van de Europese Unie op verzoek van de Duitse Bundesgerichtshof vragen over de regeling in de Merkenrichtlijn en Uniemerkverordening over rechtsverwerking wegens ‘bewust gedogen’ van een jonger merk.

Deze regeling bepaalt dat een houder van een ouder merk of ander ouder recht niet langer kan optreden tegen gebruik en registratie van een jonger merk, als hij dat jongere merk gedurende vijf opeenvolgende jaren bewust heeft gedoogd. Met bewust gedogen wordt de situatie bedoeld waarin de houder van het oudere recht op de hoogte is van het gebruik van het jongere merk en hij zich daartegen zou kunnen verzetten, maar heeft afgezien van maatregelen om deze situatie ongedaan te maken.   

Uit dit arrest volgt dat het sturen van een enkele ingebrekestelling of sommatie waarin de houder van het oudere recht bezwaar maakt tegen gebruik of registratie van het jongere merk, onvoldoende is om deze vijfjaarstermijn te stuiten. Het starten van een gerechtelijke procedure stuit wél deze termijn. Het is dus van belang om tijdig actie te nemen tegen een jonger merk. 

In deze zaak ging het om een geschil tussen twee Duitse bedrijven genaamd Heitec AG en Heitech Promotions GmbH.

Heitec AG is houdster van het EU-woordmerk HEITEC uit 1991 en gebruikt de handelsnaam ‘Heitec’. Heitech Promotions GmbH gebruikt sinds 2002 de handelsnaam ‘Heitech Promotions’ en is onder meer houdster van EU-woordmerk HEITECH uit 2008.

Naar aanleiding van de aanvraag van dit laatste EU-woordmerk in 2008, heeft Heitec AG op 22 april 2009 een brief aan Heitech Promotions GmbH gestuurd waarin zij bezwaar maakt tegen het gebruik en de registratie van het EU merk en de handelsnaam ‘Heitech’ op basis van haar oudere ‘HEITEC’ merk- en handelsnaamrechten. Partijen corresponderen maar komen niet tot een oplossing van het geschil.

Heitec AG start voorbereidingen voor een juridische procedure, maar de dagvaarding wordt uiteindelijk pas op 23 mei 2014 aan Heitech Promotions GmbH betekend. Heitec AG vordert bij de Duitse rechter een verbod tegen Heitech Promotions GmbH om inbreuk te maken op haar oudere handelsnaam en EU-merk, met vergoeding van geleden schade.

Het Oberlandesgericht Nürnberg wijst deze vorderingen af, omdat Heitec AG bij het betekenen van de dagvaarding meer dan vijf jaar op de hoogte was van het inbreukmakend gebruik en de rechtsverwerkingstermijn was verstreken. Met andere woorden: Heitec AG had het inbreukmakend gebruik van Heitech Promotions GmbH meer dan vijf jaar bewust gedoogd en haar recht om op te treden daarmee verspeeld.

Heitec AG gaat in beroep en het Bundesgerichtshof stelt vragen van uitleg over de interpretatie van de Merkenrichtlijn (artikel 9) en de Merkenverordening (artikel 54 en 111) aan het Hof van Justitie van de EU.

In de eerste plaats wil het Bundesgerichtshof weten of het sturen van een brief (of andere handeling) waarmee de houder van een ouder recht zich verzet tegen gebruik en registratie van een jonger merk, zonder dat hij een beroep in rechte instelt, als zodanig een einde maakt aan de periode van bewust gedogen.

Het Hof overweegt dat deze regeling is bedoeld om het belang van de merkhouder af te wegen tegen het belang van andere marktdeelnemers om te beschikken over merken. Met de rechtsverwerkingstermijn van vijf jaar heeft de Uniewetgever willen verzekeren dat het merkrecht beperkt blijft tot gevallen waarin de merkhouder voldoende oplettend is door bezwaar te maken tegen gebruik van jongere merken die inbreuk zouden kunnen maken op zijn rechten. Deze regeling beoogt ook meer rechtszekerheid te garanderen; de gebruiker van het jongere merk dient na deze periode zekerheid te hebben dat de houder van het oudere merk zijn rechten niet meer kan betwisten na afloop van deze periode.

Het recht om op te treden vervalt dan ook als de merkhouder gedurende vijf opeenvolgende jaren bewust geen handeling verricht waaruit duidelijk de wil blijkt om zich te verzetten tegen het gebruik van het jongere merk en om een einde te maken aan de vermeende inbreuk op zijn rechten.

Het instellen van een gerechtelijke procedure voor het verstrijken van de vijfjaarstermijn, stuit in ieder geval de rechtsverwerkingstermijn.

Het versturen van een brief als zodanig is niet voldoende, maar als de brief binnen de vijfjaarstermijn is verstuurd en daarna binnen een redelijke termijn wordt opgevolgd door het starten van een gerechtelijke procedure, kan met de brief ook de vijfjaarstermijn worden gestuit.  

Het Hof benadrukt dat het herhaaldelijk en met tussenpozen van net geen vijf jaar een aanmaningsbrief versturen in ieder geval niet volstaat, omdat aan de regeling van bewust gedogen dan zijn nuttig effect zou worden ontnomen. De houder van het jongere recht moet op een gegeven moment weten waar hij aan toe is.

Als er sprake is van rechtsverwerking van het recht om op te treden tegen gebruik of registratie van een jonger merk op basis van deze regeling, dan kunnen er ook geen nevenvorderingen of samenhangende vorderingen meer ingediend worden, zoals een vordering tot schadevergoeding of informatieverstrekking of vernietiging van inbreukmakende waren.

Het is dus van belang om tijdig de juiste actie te nemen tegen een jonger merk.

Het Hof volgt met dit arrest (in grote lijnen) de conclusie van de Advocaat General G. Pritruzella maar laat iets meer ruimte door toe te laten dat een brief binnen de termijn voldoende kan zijn als er binnen een redelijke termijn daarna een procedure wordt gestart. Wat een ‘redelijke termijn’ is, zal door de nationale rechters op basis van de feiten ingevuld moeten worden.