Dealerdirect / WijKopenAuto’s

Benelux Gerechtshof 27 januari 2022 C2019/14/7 (IK WIL VAN MIJN AUTO AF)

Het Benelux Gerechtshof (‘BenGH’) bevestigt in deze uitspraak de beslissing van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (‘BBIE’) het Benelux woordmerk IK WIL VAN MIJN AUTO AF van Dealerdirect door te halen.

Dealerdirect biedt een online-platform ikwilvanmijnautoaf.nl aan en faciliteert koopovereenkomsten tussen consument en dealer en heeft in 2017 een Benelux woordmerk IK WIL VAN MIJN AUTO AF aangevraagd.

Om geldig te zijn dient een merk onderscheidend vermogen te hebben. Dit betekent onder meer dat het merk niet beschrijvend mag zijn voor de waren of diensten waarvoor het wordt geregistreerd. Het merk IK WIL VAN MIJN AUTO AF is beschrijvend voor (kort gezegd) “bemiddeling bij re-commerce van auto’s” (klasse 35). Maar, Dealerdirect had bewijs van inburgering bij het BBIE ingediend waardoor het in 2018 tóch tot registratie van dit merk is overgegaan.

Concurrent WijKopenAuto’s heeft bij het BBIE een vordering tot nietigverklaring ingediend en het BBIE heeft beslist dat het merk ten onrechte is ingeschreven en doorgehaald dient te worden. Dealerdirect tekent beroep aan bij het BenGH, maar haalt bakzeil.

Het BenGH overweegt dat een teken als ingeburgerd wordt beschouwd als het voldoende kan worden aangetoond dat het gebruik van het merk heeft geresulteerd in een wijziging van de perceptie van het teken door het relevante publiek, meer specifiek dat het publiek het teken als merk waarneemt en zodanig kan identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming. Dat zal als gevolg hebben dat het teken naast de beschrijvende betekenis ook een nieuwe betekenis verkrijgt.

Bij de beoordeling of een teken is ingeburgerd, dienen volgens vaste rechtspraak alle omstandigheden en alle bewijselementen meegenomen te worden.

Marktonderzoek uitgevoerd met de relevante doelgroep en wetenschappelijk onderbouwde methodologie, kan volgens het BenGH als direct bewijs van inburgering worden beschouwd. Uit het marktonderzoek moet dan blijken of consumenten het teken zijn gaan opvatten als herkomstaanduiding (en dus: als merk).

Dealerdirect heeft onder meer diverse marktonderzoeken ingediend, maar deze worden door het BenGH terzijde geschoven. Zo vertonen de onderzoeken methodologische gebreken. Bijvoorbeeld is onduidelijk hoe sommige onderzoeken concreet zijn uitgevoerd. Ook tast de vraagstelling de betrouwbaarheid van de resultaten aan. De vraag aan respondenten “IK WIL VAN MIJN AUTO AF. Herkent u dit merk?” wordt als sturend beschouwd. Deze vraag bevat namelijk al de conclusie in die bewezen moet worden: dat het teken als merk wordt opgevat. Ook stemt de ondervraagde doelgroep niet (helemaal) overeen met het relevante publiek, dat bestaat uit de gemiddelde consument van de dienst: bemiddeling bij re-commerce van auto’s. Volgens het BenGH omvat het relevante publiek personen ten minste een auto-rijbewijs hebben. Het bezitten van een auto is niet nodig, terwijl dit wél een voorwaarde voor deelname aan het marktonderzoek was gesteld. Ook dat de marktonderzoeken toegespitst zijn op gebruikers van het internet (online-onderzoek) maakt dat de doelgroep niet overeenstemt met het relevante publiek. Bemiddeling bij re-commerce van auto’s (de dienst waarvoor het merk is aangevraagd) kan immers ook buiten internet plaatsvinden, bijvoorbeeld in een garage.

Het BenGH bevestigt de beslissing van het BBIE dat Dealerdirect niet heeft bewezen dat IK WIL VAN MIJN AUTO AF op het moment van depot was ingeburgerd zodat dit merk definitief wordt doorgehaald.

Vermeldenswaardig is dat Dealerdirect op basis van dit merk in 2018 met succes bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van ‘ik wil wil van mijn auto af!’ door WijKopenAuto’s. WijKopenAuto’s moest het gebruik van dit teken op bevel an de Vzr Rechtbank Overijssel staken op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE vanwege de aanwezigheid van indirect verwarringsgevaar. Als tegen actie is WijKopenAuto’s de hiervoor besproken doorhalingsactie gestart bij het BBIE - en met succes. De uitspraak van de Vzr Rechtbank Overijssel is te lezen via Rechtbank Overijssel 9 augustus 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:2957