Impossible burger / Incredible burger
Hof Den Haag 12 april 2022 (C/09/58 1242 /HA ZA 19-1062)
In dit lezenswaardige arrest bevestigt het Hof Den Haag de beslissing van de rechtbank dat het gebruik van het merk INCREDIBLE BURGER door Nestlé voor haar Garden Gourmet vega burgers inbreuk maakt op het Uniemerk van Impossible Foods voor haar IMPOSSIBLE BURGER.
Impossible Foods verkoopt haar IMPOSSIBLE BURGER sinds 2016 in de VS en inmiddels is deze vega burger daar op grote schaal te verkrijgen, onder meer bij 7.200 Burger King locaties. Vooruitlopend op de introductie van haar product op de EU-markt, heeft Impossible Foods in oktober 2018 een Uniemerk voor IMPOSSIBLE BURGER gedeponeerd. Kort daarna introduceerde Nestlé een vega burger onder het merk INCREDIBLE BURGER. Impossible Foods maakte bezwaar er startte een procedure tegen Nestlé waarin zij een EU-wijd merkinbreuk verbod vorderde. De rechtbank heeft die vordering toegewezen, en het hof doet in dit arrest hetzelfde.
In navolging van de beslissing van de nietigheidskamer van EUIPO en de Kamer van Beroep, acht het Hof het merk IMPOSSIBLE BURGER geldig en niet, zoals Nestlé stelt, beschrijvend voor de betrokken producten: vega burgers.
Het Hof brengt in herinnering dat een merk beschrijvend is als het in de opvatting van het relevante publiek (een kenmerk van) de waren of diensten waarvoor het is aangevraagd beschrijft. Er moet wel een voldoende direct en specifiek verband bestaan tussen het merk en (een kenmerk van) de waren of diensten waarvoor het is aangevraagd; het relevante publiek (in dit geval: het algemene publiek met een laag aandachtsniveau) moet hierdoor meteen - dus zonder noodzaak tot verder nadenken - het merk opvatten als een beschrijving van (een kenmerk van) de waren of diensten. Als de consument moet gaan interpreteren of nadenken wat dat verband zou kunnen zijn, is daaraan niet voldaan.
De bewijslast dat er sprake is van een beschrijvend (en dus: ongeldig) merk, rust op de partij die nietigheid inroept. Nestlé heeft in dit verband gesteld dat het relevante publiek het woord ‘impossible’ zou kunnen opvatten als een beschrijving van de kwaliteit van de vega burger, namelijk dat die ongekend lekker is of dat het vega product lijkt op vlees. Nestlé verwijst naar voorbeelden als ‘impossibly good’ of ‘impossibly nice’ gecombineerd met een voedselproduct (bijvoorbeeld: an ‘impossily good cake’ or ‘impossibly nice pie’). De betekenis die Nestlé aan ‘impossible’ geeft, blijkt volgens het Hof niet uit woordenboeken en valt ook niet af te leiden uit door Nestlé gegeven voorbeelden. Het Hof zegt dat in de gegeven voorbeelden ‘impossibly’ slechts het daaropvolgende bijvoeglijk naamwoord versterkt en dan betekent het zoiets als ‘heel erg’ of ‘ontzettend’, maar het bijvoeglijk naamwoord (‘nice’, ‘good’) zegt pas wat over het product zelf. Als ‘impossibly’ wordt gecombineerd met ‘bad’ of ‘dirty’ geeft het bijvoorbeeld aan dat het gaat om een ontzettend slecht of vies product. Het Hof overweegt dat dus niet kan worden aangenomen dat dat ‘impossible’ als bijvoeglijk naamwoord beschrijvend is voor een kenmerk van een vega burger. In zoverre verschilt het van aanduidingen als PERFECT BURGER en GREAT BURGER, waarvan de inschrijving als merk is geweigerd. Van die bijvoeglijke naamwoorden is immers meteen duidelijk dat die betrekking hebben op een kenmerk van de waren [een perfecte burger, een fantastische burger].
Het Hof acht het evenmin aannemelijk dat het publiek het merk meteen zal opvatten als een wervende of lovende (reclame) uiting. Integendeel, het Hof vindt het aannemelijk dat de aanduiding IMPOSSIBLE BURGER de verbeelding van het relevante publiek zal prikkelen en het zal aanzetten tot nadenken. Daarom kan niet worden geoordeeld dat het merk elk onderscheidend vermogen mist en kan het als grondslag dienen voor de vorderingen.
Het Hof acht (opvallend eenvoudig) de merken visueel en auditief overeenstemmend: beide merken bestaan uit woordcombinaties die even lang zijn, evenveel lettergrepen hebben en waarvan het tweede woord (burger) gelijk is. Dat ‘burger’ beschrijvend is, doet er niet aan af dat het in de beoordeling betrokken moet worden. Van begripsmatige overeenstemming is volgens het Hof geen sprake. De woorden hebben een andere letterlijke betekenis. Het Hof merkt op, met verwijzing naar het Heksenkaas arrest (Hoge Raad 12 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1215), dat voor begripsmatige overeenstemming is vereist dat een substantieel deel van het relevante publiek bekend is met de gestelde overeenstemmende begripsmatige betekenis. Gelet op betwisting van Nestlé op dit punt, kan niet worden aangenomen dat een substantieel deel van het relevante publiek bekend is met de door Impossible Foods gestelde overeenstemmende betekenis (namelijk: dat beide begrippen een negatieve connotatie hebben).
Het Hof concludeert vervolgens dat er sprake is van merkinbreuk. Gezien de mate van overeenstemming verwarringsgevaar aannemelijk, waardoor er een EU-wijd merkinbreuk-verbod opgelegd kan worden.
Het Hof bekrachtigt de beslissing van de rechtbank Den Haag en veroordeelt Nestlé in de in hoger beroep gemaakte proceskosten. In IE zaken kunnen de werkelijk gemaakte kosten worden geclaimd, voor zover redelijk en evenredig en voldoende gespecificeerd. Partijen hebben in dit geval een afspraak over de kosten gemaakt (EUR 40.000, - voor de winnaar in het hoger beroep) en het Hof wijst die toe aan Impossible Foods.