Gallup / GIA

Gerechtshof Den Haag 17 januari 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:104

Eiseres (appellante) in deze zaak is Gallup International Association (‘Gia’), een soort branche-vereniging voor ondernemingen die zich bezighouden met markt- en opinieonderzoek.

Gedaagden (geïntimeerden) Gallup GmbH en Gallup Inc. behoren tot het wereldwijd actieve Gallup-concern (‘Gallup’). Gallup houdt zich sinds 1935 bezig met (markt-)onderzoek en advisering en is onder meer bekend van de jaarlijkse Gallup World Poll; een onderzoek naar belangrijke thema’s als welzijn, werkgelegenheid en toegang tot voedsel dat jaarlijks in meer dan 160 landen wordt verricht.

Gallup heeft een grote merkenportfolio, waarvan ook diverse Benelux merken deel uitmaken.

Gia vordert in deze procedure de vervallenverklaring (en schrapping uit het register) van diverse Benelux GALLUP-merken op naam van Gallup. Zij stelt daartoe dat Gallup haar merken al meer dan 5 jaar niet “normaal” zou hebben gebruikt.

Uit het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom volgt dat merken die gedurende een ononderbroken periode van 5 jaar niet “normaal” gebruikt zijn, inderdaad vervallen kunnen worden verklaard. Een vervallenverklaring leidt tot schrapping van het merk uit het register en daarmee tot het einde van het monopolie van de merkhouder.

Een merk wordt “normaal” gebruikt als het overeenkomstig de voornaamste functie van een merk wordt gebruikt, namelijk om waren en/of diensten van de merkhouder te onderscheiden van die van anderen. Daarvan is sprake als het merk door de merkhouder wordt gebruikt om een afzet te vinden voor de gemerkte waren/diensten of die te behouden. Of die pogingen ook commercieel succes hebben, is niet zo van belang want er geldt geen kwantitatieve onderdrempel. Maar als de merkhouder het merk alleen maar heeft gebruikt om zo de eraan verbonden rechten te behouden (“symbolisch gebruik” of “token use”), dan is géén sprake van normaal gebruik.

In 2020 oordeelde de rechtbank Den Haag dat Gallup haar merken normaal heeft gebruikt in voornoemde zin en wel voor alle waren en diensten waarvoor de merken zijn geregistreerd. De rechtbank heeft de vorderingen van Gia daarom afgewezen en haar veroordeeld in de proceskosten.

Gia heeft tegen dat oordeel hoger beroep ingesteld, waarin het hof Den Haag nu de volgende uitspraak heeft gedaan.

Gia’s voornaamste grief tegen het vonnis was dat Gallup haar merken niet (normaal) zou hebben gebruikt voor precies die diensten waarvoor ze geregistreerd waren. Gia meende dat er een merkenrechtelijk relevant onderscheid is tussen opinieonderzoeken enerzijds en marktonderzoeken anderzijds en dat normaal gebruik voor elk van deze subcategorieën afzonderlijk moet worden vastgesteld. Gia beriep zich daarbij op diverse meer en minder recente uitspraken van het Hof van Justitie (met name in de zaken Mundipharma, Aladin, ACTC en Ferrari), waarin is bepaald dat alleen wanneer sprake is van “logische, zelfstandige subcategorieën van waren of diensten” (normaal) gebruik in relatie tot de ene categorie waren/diensten geen bewijs is van gebruik voor een andere categorie waren/diensten.

In zijn arrest van 17 januari 2023 legt het Hof Den Haag aan de hand van die uitspraken uit dat marktonderzoeken en opinieonderzoeken geen voldoende duidelijk van elkaar te onderscheiden termen zijn en daarmee dat dit geen “logische zelfstandige subcategorieën” zijn, zoals bedoeld in de arresten van het HvJEU. Dat betekent dat gebruik van de GALLUP-merken voor de ene categorie ook gebruik oplevert voor de andere categorie.

Gia meende verder dat de rechtbank ten onrechte had geoordeeld dat het bewijs van gebruik van de GALLUP-merken voldeed aan de daaraan te stellen regels. Volgens Gia moet elk afzonderlijk bewijsstuk aanwijzingen bevatten over de locatie, tijd, aard en omvang van het gebruik en dat was hier niet zo. Het hof is daar kort over: het standpunt van Gia is onjuist. Dergelijke aanwijzingen moeten uit het geheel van bewijsmiddelen blijken, als die in onderlinge samenhang worden beschouwd, en daarvan was hier sprake.

Het hof is evenmin overtuigd door het argument van Gia dat Gallup haar merken alleen als handelsnaam zou hebben gebruikt, dus om de onderneming zelf mee te onderscheiden, en niet zozeer de diensten van die onderneming. Uit het door Gallup overgelegde bewijs blijkt voldoende dat het standpunt van Gia feitelijk onjuist is volgens het hof.

Ook Gia’s standpunt dat het gebruik door Gallup niet zou kwalificeren als “normaal” omdat er geen transacties tegen financiële vergoeding plaatsvinden onder het merk en elk gebruik dus uitsluitend “symbolisch” zou zijn geweest wordt door het hof verworpen. Gallup heeft voldoende aangetoond dat het gebruik van de GALLUP-merken heeft plaatsgevonden in het kader van een reële commerciële exploitatie die er juist op gericht was marktaandeel te verkrijgen of te behouden, en dus van “normaal gebruik”.

Het hof oordeelt dat Gallup voldoende geslaagd is in het bewijs van normaal gebruik van alle GALLUP-merken voor alle waren en diensten waarvoor die zijn geregistreerd en dat de vorderingen dus niet kunnen worden toegewezen. Het bekrachtigt het vonnis van de rechtbank en veroordeelt Gia in de proceskosten.

Gallup werd in deze zaak bijgestaan door Mount Law.