Puma / Brooks (Nitro)
Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 19 oktober 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:10738
Het bekende Puma brengt sinds maart 2021 NITRO hardloopschoenen op de markt. In de tussenzool van deze schoenen is stikstof geïnjecteerd, die van grote invloed is op de demping.
Ook andere fabrikanten gebruiken de techniek waarbij stikstof in de tussenzool van de schoen wordt geïnjecteerd. Gedaagde Brooks is er daar één van. In haar reclames voor dit type schoenen gebruikt Brooks termen als “Nitro-Infused Softness” & “Nitro-Infused Speed” en slogans als “Run on Nitro” & “Nitro infuse your run.
Puma meent dat Brooks zich daarmee schuldig maakt aan inbreuk op het merk NITRO, dat Puma onder licentie gebruikt. Zij vraagt de rechter in kort geding het Brooks te verbieden nog langer gebruik te maken van “Nitro”.
De Voorzieningenrechter weigert dat. Hij wijst erop dat nitro een gangbare afkorting is voor nitrogen, het Engelse woord voor stikstof. (informatie over) de demping van hardloopschoenen is essentieel voor potentiële kopers daarvan en daarom vormt de stikstof in de tussenzool een wezenlijk kenmerk van de nitro schoenen van beide partijen.
Dat betekent dat het maar zeer de vraag is of het NITRO-merk waarop Puma zich beroept geldig is en niet “beschrijvend”. Die vraag is onderwerp van een procedure bij het Europese merkenbureau EUIPO in Alicante dat het merk ooit heeft ingeschreven.
Belangrijker vindt de Voorzieningenrechter dat Brooks “Nitro” gebruikt om een kenmerk van haar schoenen aan te duiden en dus niet als merk, dat wil zeggen: om de herkomst aan te duiden. Daarvoor gebruikt zij altijd het merk BROOKS (zoals Puma altijd het merk PUMA of een van haar andere merken gebruikt voor dit doel). Gebruik om kenmerken van waren aan te duiden, is gebruik dat niet kan worden verboden wegens inbreuk op een merk, zelfs als dat merk geldig is.
De Voorzieningenrechter wijst daarom alle vorderingen van Puma af en veroordeelt haar in de proceskosten van Brooks.
In IE-zaken als deze komen, anders dan in vrijwel alle andere zaken, de volledige advocaatkosten voor vergoeding door de verliezer in aanmerking, maar alleen voor zover die redelijk en evenredig worden geacht. De Voorzieningenrechter kwalificeert deze zaak als een eenvoudig kort geding in de zin van de regeling Indicatietarieven in IE-zaken en wijst het bijbehorende indicatietarief van € 6.000,- toe, omdat dat voor dit type zaken redelijk en evenredig wordt geacht. Dat is minder dan 10% van het bedrag dat Brooks had gevorderd (€ 68.664,50) maar nog altijd een stuk meer dan Puma had moeten betalen als dit een niet-IE-zaak was geweest.